Український бізнес завжди адаптувався до нових викликів. Тільки одні бізнеси адаптуються, впроваджуючи інновації, а інші — спекулюють на використані певних позначень шляхом подання заявок на торговельні марки на «хвилі патріотизму» з метою отримати державну монополію.
До прикладу, з початку російської агресії українськими заявниками було подано щонайменше:
- 14 заявок на торговельні марки з використанням слова «Джавелін»
- 13 заявок на торговельні марки з використанням слова «Патрон»
- Заявку на ТМ «Фортеця Бахмут» для пива
- Заявку на ТМ «Азовсталь» для горілчаних виробів
- Заявку на ТМ «Герої не вмирають» для горілчаних виробів тощо.
Ці та інші заявки, зокрема і заявка на ТМ «БУЧА-КОМБУЧА» (яка була подана в 2021 році ще до початку російської агресії) стали активно згадуватись у соціальних мережах та ЗМІ, що, і вірогідно, стало причиною реагування народом.
Так, 20.03.2023 р. до Верховної Ради України було подано законопроєкт «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі», який згідно пояснювальної записки якраз і покликаний заборонити в маркетингових комунікаціях та торговельних марках «недоречне використання трагічних подій війни, назв постраждалих міст, патріотичних закликів і військових вітань».
Але чи насправді потрібен цей законопроєкт і які проблеми він вирішить?
Вказаний проєкт закону містить ряд істотних прогалин і може принести більше шкоди, аніж користі.
На мою думку, вказаний проєкт закону містить ряд істотних прогалин і може принести більше шкоди, аніж користі, а вносити законодавчі зміни до профільного закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» не потрібно.
- Проєктом закону не заборонено (і не може бути заборонено апріорі) подавати заявки на торговельні марки. Як тільки заявка на ТМ подана і за неї сплачено державний збір, вона автоматично потрапляє до публічного реєстру й очікує свого часу на рішення по суті від закладу експертизи — про реєстрацію або відмову в реєстрації як торговельної марки. Відтак нові «паразитичні» заявки можуть і, вірогідно, будуть з’являтись і в подальшому навіть у випадку прийняття законопроєкту.
- Законопроєкт не може встановити «нові правила гри» для вже поданих заявок на торговельні марки (оскільки закони, які встановлюють нове правове регулювання, не можуть мати зворотної дії в часі), а підстави для відмови в реєстрації ТМ «прив’язані» до дати подання заявки, а не дати винесення рішення.
- Окремі положення цього законопроєкту потребують суттєвого доопрацювання, зокрема для відповідності принципу правової визначеності.
Наприклад:
- Що слід вважати під «назвою населених пунктів та місцевостей, постраждалих унаслідок російської збройної агресії, а також місць (населених пунктів чи їх частин), що є загальновизнаними символами стійкості та героїзму Українського народу»?
- Що таке «загальновизнаний символ стійкості» та ким він визначається? Буча? Ірпінь? Маріуполь? А Київ чи Одеса постраждали унаслідок російської збройної агресії?
До прикладу, в українському реєстрі торговельних марок містяться щонайменше 263 чинні реєстрації, в яких згадується Одеса. Тобто використання назви населеного пункту в назві товару чи послуги є поширеним та звичним явищем і навряд чи слід повністю забороняти нові реєстрації (надаючи при цьому додаткову антиконкурентну перевагу вже зареєстрованим торговельним маркам, які ніхто не буде скасовувати).
Крім того, під час війни заявка на ТМ «Азовсталь» була подана не тільки компанією, основний вид господарської діяльності якої є «дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв», а і безпосередньо власником заводу — ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» для товарів та послуг 01, 06, 35, 36, 39, 42 класів за МКТП. Якщо ця заявка була б подана після прийняття коментованого законопроєкту в поточній редакції, їй би було відмовлено в реєстрації.
Цікаво, що під це правило підпадуть і оригінальні виробники.
Додатково в законопроєкті передбачено, що не можна буде зареєструвати як торговельні позначення ті, що «відтворюють найменування виробників, назв типів і видів озброєння, військової і спеціальної техніки». Цікаво, що під це правило підпадуть і оригінальні виробники. Тобто, наприклад, німецький виробник Rheinmetall військової продукції не зможе захистити в Україні права на назви своїх нових військових розробок.
Насправді українське та міжнародне законодавство вже містить всі достатні підстави для відмови у реєстрації таких патріотично-паразитичних заявок на торговельні марки.
Згідно положень ч.1 ст.5 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»
«Правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом».
Крім того, відповідно до положень Паризької конвенції про охорону промислової власності,
«Щоб визначити, чи може бути знак предметом охорони, необхідно враховувати всі фактичні обставини, особливо тривалість застосування знака».
«Принципи моралі», «моральність» не є статичними категоріями і що було допустимим до війни, не може бути толерованим та спекульованим зараз. У той же час кожна заявка на торговельну марку є унікальною і повинна розглядатись окремо.
Наприклад, під час експертизи по суті (кваліфікаційної експертизи) заявок по типу «БУЧА КОМБУЧА» (яка, нагадаю, була подана ще до початку війни), необхідно враховувати, що фактичне використання вказаного позначення супроводжується епітетом «героїчна» (відсутнім у заявці на торговельну марку), тобто з усвідомленою прив’язкою до певних подій весни 2022 року. Відтак таким заявкам має бути відмовлено в реєстрації.
Зрештою, саме патентне відомство України — УКРНОІВІ — 27 березня 2023 р. прокомунікувало, що «за такими торговельними марками буде прийматись рішення про відмову в реєстрації торговельної марки через невідповідність позначення умовам надання правової охорони».
Таким чином, необхідності в законопроєкті «Про внесення змін до деяких законів України щодо обмеження використання патріотичної тематики при реєстрації торговельних марок та в рекламі» № 9128 від 20.03.2023 р. у частині внесення змін щодо реєстрацій торговельних марок немає.
Що стосується використання відповідних позначень у рекламі (без наявності торговельної марки), то слід враховувати, що чинне законодавство України про рекламу вже забороняє:
- розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству;
- використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України;
- вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;
- використовувати зображення справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.
Впровадження додаткових заборон до Закону України «Про рекламу» в цілому істотно не змінить ситуацію на ринку, адже розміри штрафів за можливі порушення законодавства про рекламу не змінюються (у розмірі п’ятикратної вартості розповсюдженої реклами, а у разі неможливості встановлення вартості реклами, розповсюдженої з порушенням вимог цього Закону, штраф у розмірі до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 грн).
Додатково бізнеси, які спекулюють на патріотичній тематиці у своїх маркетингових стратегіях, можуть зіткнутися з негативною реакцією споживачів. Це може призвести до зниження продажів та погіршення ділової репутації бренду чи виробника, що може бути набагато більш відчутним, ніж штраф.
Кавер: Freepik